Необходимо ли в договоре на подготовку проектной документации указать передачу исключительных прав?

Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем, что:

1).   Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора (ч.3 ст.1228 ГК РФ). Таким образом, чтобы не возникли  какие-либо претензии со стороны автора, рекомендуем при  заключении договора на подготовку проектной документации включать условие о передаче  исключительных прав Заказчику в полном объеме.

2). Если в договоре на выполнение проектных работ не указан пункт о передаче исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, то рекомендуем заключить договор об отчуждении права автора в полном объеме. Если данный договор не будет заключен, то автор может взыскать компенсацию за нарушение исключительного права.

1).  Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом. (ч. 3 ст. 1228, «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) {КонсультантПлюс}).

 

2).  Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. (ч.1 ст. 1358, «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) {КонсультантПлюс}).

 

3).  Вместе с тем, ФАС России сообщает, что в соответствии с частью 3 статьи 1228 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Таким образом, необходимо также руководствоваться положениями государственного контракта на разработку проектной документации, которым может быть предусмотрено, что все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные по государственному контракту, передаются заказчику. <Письмо> ФАС России от 31.07.2013 N АК/29883/13 «О разъяснении законодательства» {КонсультантПлюс}

 

4).  Автор или иной правообладатель может передать другому лицу исключительное право на произведение (то есть право использовать его любым способом и в любой форме, не нарушающих закон). Для этого заключается договор об отчуждении права, по которому оно передается в полном объеме.

Если нужно предоставить лишь временную возможность использовать произведение в определенных договором пределах, подойдет лицензионный договор.

Закрепить условие о распоряжении исключительным правом в виде отчуждения либо предоставления лицензии можно также в договорах авторского заказа или в иных договорах, в рамках которых могут быть созданы объекты авторского права (в договоре подряда, например). (Готовое решение: Какие виды договоров о передаче авторских прав существуют (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}).

 

5). Передача заказчику комплекта документов, материалов и сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной собственности, включая документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу исполнителя, с проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, осуществляется подрядчиком (исполнителем) в составе отчетной документации, предусмотренной условиями Контракта. (п.2.7 Приказ Минцифры России от 17.12.2020 N 715 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по созданию и (или) развитию (модернизации) государственных (муниципальных) и (или) иных информационных систем» {КонсультантПлюс}).

6). Образцы   договоров:

— Лицензиар и Лицензиат вправе создавать результаты интеллектуальной деятельности в той же области интеллектуальной деятельности, к которой относится Проектная документация, право на использование которой передается по настоящему Договору.

Лицензиар и Лицензиат вправе отчуждать такие вновь созданные результаты интеллектуальной деятельности другим лицам. (п. 2.3. Форма: Лицензионный договор на проектную документацию (образец заполнения) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}).

—        3.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее — сопутствующая документация), принадлежат: ___________________________, от имени которой(ого) выступает Заказчик.

3.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.(Форма: Государственный (муниципальный) контракт на выполнение проектных и изыскательских работ (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}).

—        1.5. Правообладатель и Приобретатель вправе создавать результаты интеллектуальной деятельности в той же области интеллектуальной деятельности, к которой относится отчуждаемое исключительное право.

Правообладатель и Приобретатель вправе отчуждать такие вновь созданные результаты интеллектуальной деятельности другим лицам.

1.6. Правообладатель обязуется по просьбе Приобретателя оказывать ему содействие в использовании проектной документации.

1.7. Проектная документация передается на ________________________ (указать тип материального носителя) по Акту приема-передачи объекта исключительного права (Приложение N ___) в срок ______________. Материальный носитель проектной документации передается Приобретателю в собственность.

1.8. Исключительное право на проектную документацию переходит от Правообладателя к Приобретателю в момент заключения настоящего Договора (иное может быть предусмотрено договором). Если проектная документация передана Правообладателем Приобретателю до заключения настоящего Договора, то обязательство выполнено до срока. (Форма: Договор об отчуждении исключительного права на проектную документацию (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}).

 

7). Правообладатель изобретения хочет запретить его использование. (Перспективы и риски арбитражного спора: Споры о защите интеллектуальных прав: Правообладатель изобретения хочет запретить его использование (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}).

 

8). Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него. (Перспективы и риски арбитражного спора: Споры о защите интеллектуальных прав: Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}).

 

9). Судебная практика.

 

— Вопреки доводам заявителя жалобы, сама по себе передача истцу материального носителя, содержащего проектную документацию, не свидетельствует об исполнении ответчиком обязательств по договору от 10.04.2017, поскольку данная сделка заключена не по поводу собственно передачи экземпляра проектной документации, а в целях отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в пользу истца, что позволяет использовать указанную документацию в предпринимательской деятельности.

(Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 09.06.2020 N 02АП-1178/2020 по делу N А82-19229/2019 {КонсультантПлюс}).

 

— Суд первой инстанции правильно сделал вывод, что, учитывая нормы материального права, регулирующие отношения, возникающие в сфере интеллектуальной собственности (статьи 1229, 1233 ГК РФ), законность передачи третьим лицом ответчику прав застройщика на строительство объекта, для которых была разработана проектная документация, не свидетельствует о законности передачи права использования объекта исключительных прав (архитектурных решений, являющихся частью проектной документации) и наличии у ответчика соответствующего права на спорный объекта интеллектуальных прав (проект 2007 года).

Доказательств дачи истцом согласия на использование ответчиком объектов исключительных прав истца (архитектурные решения в составе проекта 2007 года или в составе переработанного проекта 2010 года) либо отчуждения ответчику своего исключительного права на указанные объекты, не представлено.

(Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2021 N 13АП-10336/2021 по делу N А56-105070/2017 {КонсультантПлюс}).

Ответ подготовлен  27.07.2021 г.

Cтатус предоставленных  документов  актуален  на  момент  формирования  ответа.

Ответ подготовлен  в соответствии с регламентом Линии консультаций, можно заранее ознакомиться с услугой на сайте www.fkit.ru.

Эксперты Центра клиентской поддержки не могут взять на себя ответственность за возможное различное толкование норм законодательства различными органами и лицами. Решение о принятии или непринятии той или иной точки зрения и о последующих действиях осуществляется Вами самостоятельно.